В статье — три способа, которые помогут добиться регистрации товарного знака из согласных букв. На практике Роспатент часто отказывает в регистрации таких товарных знаков.
Товарные знаки BMW, JBL, CNN, BBC, DHL, HTC, представляющие собой сочетание согласных букв, стали всемирно известными брендами. Однако зарегистрировать такие товарные знаки в России получается далеко не всегда.
Роспатент обычно отказывает в регистрации товарных знаков из согласных букв. Сочетание согласных не может стать товарным знаком, если оно не имеет словесного характера и не воспринимается как слово. В этом случае такое обозначение не имеет различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК; п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482, далее — Правила).
Однако для регистрации подобных товарных знаков есть эффективные варианты действий — как давно известные, так и недавно сформированные судебной практикой. Разберемся, что может предпринять заявитель, чтобы добиться правовой охраны товарного знака из согласных букв.
Способ 1: заявить товарный знак в оригинальном графическом исполнении
Регистрация товарного знака, состоящего из согласных букв, возможна, если эти буквы или товарный знак в целом имеют оригинальное графическое исполнение. Например, согласные буквы можно изобразить не стандартным, а оригинальным стилизованным шрифтом.
На нормативном уровне критерии оригинальности графической проработки товарного знака не установлены — каждый товарный знак оценивается индивидуально. Между заявителями и Роспатентом нередко возникают споры о том, является ли визуальная часть обозначения достаточно оригинальной для того, чтобы сделать вывод о его различительной способности.
Есть успешные примеры, когда заявителям удается добиться правовой охраны товарных знаков, состоящих из согласных букв, в Суде по интеллектуальным правам и в Палате по патентным спорам или сохранить такую охрану (см. таблицу 1).
Примеры дел, в которых сочетания согласных букв были признаны имеющими различительную способность
Композиция из букв «РБ», выполненных оригинальным шрифтом и расположенных на фоне прямоугольника голубого цвета, имеет различительную способность, поскольку не воспринимается как простое сочетание геометрической фигуры и букв, не обладающих словесным характером Решение СИП от 28.03.2022 по делу № СИП-1080/2021
Буквосочетание «ПЗС» обладает различительной способностью, поскольку выполнено шрифтом красного цвета, композиционно связано с иными изобразительными элементами товарного знака, не воспринимается как обособленный элемент и участвует в формировании общего зрительного впечатления (Решение СИП от 31.01.2022 по делу № СИП-1003/2021).
Обозначение обладает различительной способностью, поскольку является оригинальным, представляет собой графическо-буквенную композицию и имеет цветовое исполнение (Решение СИП от 21.10.2019 по делу № СИП-291/2019).
Элементы, включенные в товарный знак, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, что обусловлено использованием нестандартного шрифта, включением в состав обозначения стилизованного изображения восклицательного знака и характерным цветовым исполнением обозначения (Решение Роспатента от 17.01.2020 по заявке № 2003705962).
Согласные буквы MSN выполнены оригинальным образом. Комбинация оригинального шрифтового исполнения с колористическим решением обозначения и композиционным расположением буквенных и словесных элементов образует обозначение, обладающее различительной способностью (Решение Роспатента от 04.08.2021 по заявке № 2019735026).
Есть и обратные примеры, когда суд и Роспатент не установили различительной способности сочетания согласных букв
Примеры дел, в которых сочетания согласных букв были признаны не имеющими различительной способности
Элемент MBS не имеет оригинального графического исполнения, не образует оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую выполнять отличительную функцию товарного знака (Решение СИП от 14.09.2021 по делу № СИП-449/2021).
Буквосочетание «МЛЦ» не имеет характерного графического исполнения (Решение СИП от 11.06.2021 по делу № СИП-65/2021).
Сочетание согласных букв NKMZ не имеет различительной способности, поскольку выполнено стандартным жирным шрифтом, без характерного графического исполнения (Решение Роспатента от 31.01.2020 по заявке № 2011733456).
Буквы GDC не имеют характерной графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения (Решение Роспатента от 22.01.2021 по заявке № 2019729676).
Буквы M.N.G.P. выполнены оригинальным шрифтом, однако это не приводит к качественно иному восприятию данных букв потребителем. Отличия этого шрифта от стандартного латинского шрифта являются настолько незначительными, что это вряд ли сможет запомнить средний российский потребитель (Решение Роспатента от 21.01.2022 по заявке № 2020749312).
Весьма показательно дело по возражению компании BINGO BOOM IP SARL на решение об отказе в регистрации товарного знака BB1, которое экспертиза мотивировала стандартным шрифтом букв BB. Компания оспорила решение экспертизы, указав на то, что Роспатент ранее зарегистрировал другие товарные знаки BB (№ 504212 и 520112).
1. Решение Роспатента от 17.11.2021 по заявке № 2019764152
Палата по патентным спорам доводы компании отклонила и указала, что, в отличие от заявленного обозначения:
- товарный знак № 504212 имеет «весьма высокую степень стилизации», которая приводит к наличию у него различительной способности;
- оригинальность графического исполнения товарного знака № 520112 обусловлена применением «дополнительных контуров или тени», которые придают буквам эффект объема.
Критерии оригинальности графической проработки товарного знака в практике Суда по интеллектуальным правам и Палаты по патентным спорам неоднозначны.
В случаях, когда обозначение обладает одной из нижеуказанных характеристик, шансы добиться его регистрации повышаются, а при наличии таких характеристик в совокупности — существенно возрастают:
- выполнение в цвете;
- выполнение шрифтом, который очевидно не воспринимается как стандартный;
- включение дополнительных изобразительных элементов (желательно, чтобы они образовывали с согласными буквами единую композицию).
Способ 2: доказать приобретенную различительную способность
Другой доступный заявителям вариант действий — доказать, что сочетание согласных букв уже используется и приобрело изначально отсутствовавшую у него различительную способность вследствие такого использования. Заявителю потребуется доказать использование обозначения, а также наличие у потребителей ассоциаций между таким обозначением и товарами или услугами конкретного лица.
Примерный перечень доказательств, которыми могут подтверждаться эти доводы, установлен в п. 35 Правил и конкретизирован в Руководстве2. К таким доказательствам могут относиться документы, которые подтвердят:
2. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом ФГБУ «ФИПС» от 20.01.2020 № 12 (далее — Руководство).
- длительность и интенсивность использования обозначения;
- объемы производства и продажи товаров, маркированных обозначением;
- территорию продвижения товаров, маркированных обозначением (которая должна охватывать несколько субъектов Российской Федерации);
- объемы затрат на рекламу, ее длительность и интенсивность;
- экспонирование товаров, маркированных обозначением, на выставках в Российской Федерации и за ее пределами.
Для доказывания приобретенной различительной способности можно использовать и иные документы — например, публикации в СМИ о товарах, маркированных обозначением.
Особое значение в данной категории дел имеют социологические исследования (опросы). Такие исследования позволяют выяснить мнение самих потребителей о будущем товарном знаке. Чтобы Роспатент и в дальнейшем суд учли результаты опроса, опрашивать необходимо тех потребителей, которым адресованы заявленные товары или услуги.
Пример из практики. ООО «ДНС Групп» оспаривало отказ Роспатента в регистрации комбинированного обозначения с элементом DNS и словесного обозначения dns-shop, ссылаясь на то, что они приобрели различительную способность. В подтверждение своих доводов общество представило результаты социологического опроса. Однако Роспатент и Суд по интеллектуальным правам эти результаты не учли. Суд указал, что при проведении опроса степень известности обозначений изучалась в отношении широкого перечня услуг на основе одной выборки респондентов. При этом опрос следовало проводить именно среди тех групп потребителей, которым адресованы заявленные услуги3.
3. Решение СИП от 09.01.2019 по делу № СИП-603/2018
Если заявитель планирует ссылаться на то, что обозначение приобрело различительную способность, важно учитывать и другие позиции, сформированные в судебной практике.
Во-первых, доказательства использования обозначения должны относиться к периоду времени, предшествующему дате приоритета товарного знака. Если документы имеют более позднюю дату, суд может не принять их в качестве доказательств.
Пример из практики. ООО «Кей Эм Машинери» оспорило отказ Роспатента в регистрации комбинированного обозначения, включающего словесный элемент KMmachinery. Роспатент посчитал, что этот элемент не имеет различительной способности, так как состоит из простого сочетания согласных букв KM, которые не имеют характерного графического исполнения, и слова machinery, указывающего на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг. В процессе оспаривания заявитель утверждал, что обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования. В числе доказательств он представил скриншоты страниц своего интернет-сайта, содержащих обозначение. Однако Суд по интеллектуальным правам отказался учитывать скриншоты. Они не содержали указания на дату их создания, дату размещения обозначения на сайте, а также не сопровождались сведениями о посещаемости сайта на дату приоритета товарного знака4.
4. Решение СИП от 24.03.2022 по делу № СИП-1242/2021
Во-вторых, доказательства могут не учесть, если они не подтверждают использование конкретного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, и в отношении конкретных товаров или услуг, перечисленных в заявке. Поэтому на регистрацию крайне желательно заявлять именно то обозначение, использование которого сможет подтвердить заявитель.
Пример из практики. Роспатент отказал в регистрации изобразительного обозначения на имя ООО «Яндекс» по причине отсутствия различительной способности. Общество сослалось на то, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, и представило соответствующие доказательства. Однако Роспатент и Суд по интеллектуальным правам установили, что они подтверждают использование обозначения в другом варианте — в совокупности с дополнительными словесными элементами. Оспорить отказ в регистрации товарного знака не удалось5.
5. Решение СИП от 04.03.2022 по делу № СИП-961/2021
В-третьих, заявитель должен доказать, что он сам или связанные с ним лица использовали обозначение. Доказательства могут не учесть, если они подтверждают использование обозначения третьими лицами, не связанными с заявителем.
Пример из практики. Индивидуальный предприниматель Лябихова А.Р. оспорила отказ Роспатента в регистрации обозначения «зхр», ссылаясь на приобретение этим обозначением различительной способности. В подтверждение своих доводов предприниматель представила доказательства, подтверждающие использование обозначения другим лицом — ООО «Научно-производственное объединение „Завод химических реагентов“». Предприниматель отмечала, что является родственницей учредителя общества, мотивируя этот вывод тем, что имеет с этим учредителем одинаковую фамилию. Суд по интеллектуальным правам доводы предпринимателя отклонил. Суд указал, что совпадение фамилии само по себе не подтверждает наличия родственных связей между предпринимателем и учредителем общества. Поскольку представленные доказательства относятся к деятельности общества, связь которого с предпринимателем не доказана, суд пришел к выводу об отсутствии приобретенной различительной способности у заявленного обозначения6.
6. Постановление Президиума СИП от 26.06.2020 по делу № СИП-858/2019
Способ 3: доказать, что сочетание согласных является словом
Правила Роспатента запрещают регистрацию сочетаний букв только в том случае, если такие сочетания не имеют словесного характера и не воспринимаются как слова. При этом сочетания согласных нередко представляют собой аббревиатуры, обладающие всеми признаками слова.
ПАО «Газпром нефть» оспорило решения Роспатента об отказе в регистрации словесного обозначения GPN и исключении из правовой охраны сочетания букв «ГПН» в составе комбинированного обозначения. Заявитель сослался на то, что буквосочетания GPN и «ГПН» имеют словесный характер и представляют собой аббревиатуры, образованные от фирменного наименования. С точки зрения лингвистики аббревиатуры являются словами, и поэтому заявленные сочетания букв имеют различительную способность.
Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам, на которые он неоднократно ссылался впоследствии при рассмотрении других дел:
- с точки зрения русского языка любая аббревиатура является словом, при этом не любое буквосочетание является аббревиатурой;
- чтобы признать конкретное буквосочетание аббревиатурой, нужно доказать, что оно воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение;
- оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от его восприятия носителями языка, а при регистрации товарного знака — адресной группой потребителей заявленных товаров.
7. Постановления Президиума СИП от 25.03.2019 по делу № СИП-453/2018,от 04.03.2019 по делу № СИП-454/2018
В делах, где заявители заявляют довод о наличии у сочетания согласных букв словесного характера, и делах, в которых устанавливается приобретенная различительная способность такого сочетания, предмет доказывания может различаться. Заявителю в этом случае потребуется доказывать именно восприятие обозначения в качестве слова, а не наличие у потребителей ассоциаций между обозначением и товарами или услугами конкретного лица. При этом, как и в случае с приобретенной различительной способностью, будет выясняться восприятие обозначения не любыми потребителями, а адресной группой потребителей заявленных товаров или услуг.
Восприятие потребителями обозначения именно в качестве слова, имеющего конкретное смысловое значение (аббревиатуры), может не только подтверждаться доказательствами, которые представляет заявитель, но и являться общеизвестным фактом8. Полагаем, что смысловое значение аббревиатуры можно подтвердить и наличием у нее определенного словарного значения.
8. Постановление Президиума СИП от 26.06.2020 по делу № СИП-858/2019
Выводы Суда по интеллектуальным правам, сделанные в делах № СИП-453/2018 и СИП-454/2018, получили дальнейшее развитие.
Во-первых, вывод о том, что сочетание согласных представляет собой аббревиатуру, может следовать из композиционного построения и визуального восприятия самого товарного знака. Например, регистрация возможна, если товарный знак включает не только аббревиатуру, но и ее расшифровку.
Пример из практики. Компания Nordic Transport Group A/S оспорила решение Роспатента, согласно которому сочетание букв NTG было исключено из правовой охраны в составе комбинированного товарного знака. Товарный знак, помимо этого сочетания букв, включал изобразительный элемент и словесный элемент Nordic Transport Group. Компания ссылалась на то, что сочетание букв NTG является аббревиатурой, образованной от слов Nordic Transport Group. Поскольку и аббревиатура, и ее расшифровка входят в состав одного товарного знака, потребители будут однозначно воспринимать элемент NTG именно как аббревиатуру, а не как простое сочетание согласных букв. Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами компании и обязал Роспатент предоставить правовую охрану элементу NTG 9 .
9. Постановление Президиума СИП от 24.01.2022 по делу № СИП-467/2021
Во-вторых, восприятие буквосочетания именно как аббревиатуры может подтверждаться тем, что заявителю принадлежит исключительное право на ранее зарегистрированный товарный знак, включающий аналогичную аббревиатуру и ее расшифровку, и такой ранее зарегистрированный товарный знак активно использовался заявителем.
Пример из практики. Роспатент отказал адвокатскому бюро зарегистрировать знак обслуживания KR&P. Бюро обжаловало отказ в суде: адвокаты ссылались на то, что уже длительное время используют это обозначение для индивидуализации юридических услуг в составе знака обслуживания. Суд по интеллектуальным правам признал обоснованным довод адвокатского бюро «КРП» из Челябинской области о том, что заявленное обозначение KR&P будет восприниматься как аббревиатура. Основанием для этого послужило включение элемента KR&P в состав ранее зарегистрированного на имя того же адвокатского бюро товарного знака, включавшего расшифровку этой аббревиатуры: «Ковалев, Рязанцев и партнеры». Кроме этого, заявитель доказал активное использование «старшего» товарного знака10.
10. Решение СИП от 28.03.2022 по делу № СИП-1331/2021
В-третьих, если заявитель ссылается на то, что сочетание согласных представляет собой аббревиатуру, Роспатент обязан проанализировать этот довод независимо от довода о наличии у обозначения приобретенной различительной способности.
Пример из практики. ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз» оспорило решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения CLS. Общество ссылалось как на наличие у обозначения приобретенной различительной способности, так и на то, что это обозначение является аббревиатурой. Рассмотрев возражение общества на решение об отказе в регистрации товарного знака, Роспатент оставил его в силе, установив, что заявитель не доказал приобретение обозначением различительной способности. В то же время Роспатент не проанализировал довод общества о том, что обозначение воспринимается потребителями как аббревиатура. Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента и обязал его повторно рассмотреть возражение общества. Суд отметил, что представленные обществом доказательства были оценены Роспатентом только в контексте довода о наличии у обозначения приобретенной различительной способности. Однако Роспатент не проанализировал эти доказательства с точки зрения наличия у обозначения изначальной различительной способности, обусловленной восприятием обозначения потребителями в качестве аббревиатуры. Фактическое уклонение Роспатента от такого анализа суд посчитал существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения11.
11. Решение СИП от 01.03.2022 по делу № СИП-1181/2021
Если заявитель планирует доказать, что сочетание согласных букв является аббревиатурой — словом, имеющим конкретное значение, — следует учитывать, что такое значение может сыграть не в пользу заявителя. Например, оно может иметь описательный характер по отношению к заявленным товарам или услугам. В этом случае в регистрации аббревиатуры также могут отказать.
Пример из практики. Индивидуальный предприниматель оспорил решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного обозначения, включающего словесные элементы «СЦБТ», «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА», а также изобразительный элемент. Палата по патентным спорам отметила, что сочетание букв «СЦБТ» может восприниматься в качестве аббревиатуры, образованной от словосочетания «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА», также входящего в состав заявленного обозначения. Поскольку элемент «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» является неохраноспособным вследствие его описательного характера, образованной от него аббревиатуре также не может быть предоставлена правовая охрана. Роспатент указал, что сочетание букв «СЦБТ», не имеющее словесного характера, и сочетание букв «ТМ», не имеющее словесного характера и представляющее собой общепринятое сокращение от английского термина trade mark («товарный знак», «торговая марка»), являются неохраняемыми элементами12.
12. Решение Роспатента от 29.01.2021 по заявке № 2019703344
При грамотном подходе добиться правовой охраны товарных знаков из согласных букв вполне реально. Однако для этого необходимо учитывать подходы, сформированные в судебной практике.
