Новое в IP-законодательстве и судебной практике
Одной из самых актуальных тем законодательства является IP-законодательство, потому что роль IP в нашей жизни неуклонно растет. Эксперты полагают, что уже в ближайшем будущем мы имеем все основания ожидать, что цифровая экономика полностью заместит существующую и каждый из нас начнет жить в новых реалиях. Подготовка к этим новым реалиям ведется уже сейчас, и законодательное поле меняется стремительно. Недавно в Адвокатском бюро "ЕПАМ" (АБ ЕПАМ) состоялась онлайн-дискуссия по наиболее важным новеллам IP-законодательства, а также по самым значимым для отрасли судебным кейсам. На что стоит обратить внимание правообладателям, читайте в нашем репортаже.
В прошлом году в законодательстве произошли важные изменения. Во-первых, Российская Федерация ратифицировала Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Во-вторых, значительные изменения произошли в работе Роспатента. А именно - приняты новые правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке (утверждены приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства экономического развития РФ от 30.04.2020 № 644/261) (далее - Правила). Кроме того, в России благодаря поправкам в Гражданский кодекс РФ появился новый объект интеллектуальной собственности исключительных прав - географическое указание.
Сформировавшаяся практика "попала" в новые правила рассмотрения патентных споров
В сентябре 2020 г., 6 числа, вступили в силу новые правила рассмотрения патентных споров. Как отметил Максим Бурда, старший юрист практики интеллектуальной собственности/ТМТ, АБ ЕПАМ, они пришли на смену предыдущей редакции, которая действовала аж с 2003 г. и в этой связи не отвечала времени (накопила массу недочетов и пробелов). Новые Правила устранили множество из них за счет отражения в новом документе в том числе моментов, сформированных практикой. Что не может не радовать.
Поскольку документ очень большой и все изменения охватить не представляется возможным, М. Бурда остановился на наиболее важных из них.
Роспатент продолжает цифровизацию. Все больше действий может совершаться в электронной форме. Из новой редакции правил рассмотрения патентных споров мы видим, что цифровизация не обошла стороной и споры. Конечно же, определенную роль в этом сыграла пандемия 2020 г., которая повлекла за собой изменения в способах подачи многих документов. Возражения, подаваемые в Роспатент, не стали здесь исключением.
В новых Правилах Роспатент предусмотрел возможность подачи возражений как на бумажном носителе с помощью окна приема или почты, так и в электронном виде. При этом подать возражения в электронном виде можно по электронной почте через официальный сайт Роспатента. Причем для этого достаточно использовать простую электронную подпись, что для многих правообладателей, особенно для физических лиц, может быть очень удобно.
Также М. Бурда отметил, что раньше возражения в Роспатент подавались в двух экземплярах и ведомство самостоятельно направляло правообладателям копию. В соответствии с новой редакцией Правил теперь возражения подаются в одном экземпляре. Если они подаются в электронном виде, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно, а вот если заявитель выбрал "бумагу", то к ней ему нужно приложить электронный носитель с возражениями в электронном виде, которые Роспатент внесет в систему и разошлет.
Еще одним важным изменением в Правилах стала возможность представления заявителем дополнительных доводов по поданным возражениям, дополнительных подтверждающих документов и других материалов в процессе рассмотрения спора. Раньше такая возможность отсутствовала, заявитель мог представлять только дополнительные справочные материалы, не влияющие на существо самих возражений, например словари, переводы и т.д. В случае представления материалов по существу возражений они не принимались, и Роспатент действовал по правилу "новые документы - новые возражения".
Изменились полномочия и самих членов коллегии Палаты. Теперь они могут самостоятельно выявлять дополнительные основания, то есть не только те, о которых напишет заявитель, но и сами могут посмотреть, разобраться в деле. По мнению М. Бурды, это может позволить максимально оперативно рассматривать споры с полным объемом такого рассмотрения. Если Роспатент выявит такие основания, он обязан довести их до сторон в течение пяти рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они были выявлены. При этом сторонам также дается возможность представить свое мнение, то есть сформировать позицию или скорректировать ее.
В новых Правилах также скорректированы и процессуальные сроки. Во-первых, сокращен срок так называемой формальной экспертизы. Раньше формальная экспертиза возражений, их проверка на соответствие регламенту, производилась в течение одного месяца. Теперь этот срок сокращен до пяти рабочих дней. Во-вторых, регламентирована дата проведения первого заседания коллегии. Оно должно состояться не позднее двух месяцев со дня принятия возражения или заявления к рассмотрению.
Кроме того, регламентирован и срок представления отзыва, допустим, когда поданы возражения заявителем, правообладатель вправе представить отзыв, теперь этот срок регламентирован - он должен быть представлен не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания коллегии. В противном случае заседание может быть перенесено, для того чтобы податель возражения мог свою позицию уточнить и на все это ответить.
Еще одним важным моментом новых Правил является возможность приостановки рассмотрения дела в Палате по патентным спорам в случае рассмотрения в административном или судебном порядке иного дела, решение по которому может повлиять на результаты рассмотрения административного спора. Такое приостановление возможно до вступления в законную силу решения по указанному административному или судебному делу. Также приостановка возможна в случае наличия обеспечительных мер в отношении объекта интеллектуальной собственности, являющегося предметом спора, до снятия соответствующих мер.
Цифровое делопроизводство Роспатента
17 января 2021 г. вступили в силу некоторые положения Гражданского кодекса, в том числе касающиеся выдачи свидетельств, патентов в электронной форме. Отныне охранные документы выдаются Роспатентом в форме электронного документа, доступ для просмотра или скачивания которого осуществляется по ссылке, приведенной в решении или государственном уведомлении о государственной регистрации рассматриваемого объекта. При этом не исключается возможность выдачи охранного документа на бумажном носителе. Однако такая выдача осуществляется только по желанию заявителя, которое оформляется ходатайством в произвольной форме и подлежащим представлению в ведомство до государственной регистрации объекта.
Упомянутыми изменениями предусмотрено еще одно нововведение, которое касается представления трехмерных моделей в отношении патентных объектов и товарных знаков. М. Бурда отмечает, что таким образом законодательство шагает в ногу со временем и данное нововведение направлено на активно продолжающуюся в последние годы цифровизацию Роспатента. При этом сам Роспатент считает, что в результате такого нововведения изобретателям предоставлена передовая информационная технология, помогающая наиболее полно раскрыть суть своей разработки, а экспертам - лучше понять ее сущность при оценке патентоспособности.
В случае с электронной подачей заявления трехмерная модель просто прикрепляется к форме. Если же заявление подается на бумаге, трехмерная модель должна быть записана на электронный носитель и приложена к заявлению. При этом носитель должен соответствовать установленным Роспатентом требованиям.
Единый товарный знак на территории ЕАЭС
Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза был подписан в Москве 3 февраля 2020 г. Федеральным законом от 09.11.2020 № 360-ФЗ договор был ратифицирован Российской Федерацией (закон вступил в силу 20.11.2020). М. Бурда отмечает, что его принятие направлено на формирование единого пространства правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, которое должно стимулировать экономическую активность в регионе, а также сократить барьеры в торговле, связанные с территориальным характером исключительных прав.
Договор предусматривает создание новой системы регистрации по принципу "одного окна" товарных знаков ЕАЭС и наименований мест происхождения товаров на территории всех государств - членов Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Для регистрации товарного знака Союза необходимо будет подать только одну заявку в национальное патентное ведомство одного из государств - членов ЕАЭС. В случаях, когда владелец товарного знака является резидентом одного из государств - членов ЕАЭС, заявка о регистрации подается в национальное патентное ведомство его государства.
Минимальный срок регистрации товарного знака составляет восемь месяцев, однако этот срок может быть продлен в случае, если национальному патентному ведомству потребуются дополнительные документы и информация для проведения проверки.
В случае одобрения заявки товарный знак автоматически зарегистрируется во всех государствах ЕАЭС.
Договор предусматривает возможность оспаривания недобросовестно зарегистрированного товарного знака Союза. Он также включает механизм досрочного прекращения действия товарного знака Союза, если владелец не использует его в течение трех лет. Правда, при условии, что отсутствие использования существует во всех государствах ЕАЭС одновременно.
При этом одним из ключевых моментов данного Договора, по мнению М. Бурды, является то, что, если один и тот же товарный знак зарегистрирован на имя одного и того же лица в национальных реестрах всех стран Союза для полностью или частично совпадающих товаров, после вступления в силу Договора правообладатель может подать в любое национальное патентное ведомство ходатайство о выдаче ему свидетельства на товарный знак Союза. Таким образом, правообладатель может получить единый документ. Такое свидетельство выдается на срок действия регистрации в том государстве Союза, в котором срок действия национального свидетельства истекает позднее. В национальных реестрах вносится запись о регистрации товарного знака Союза.
В ЕАЭС будет создан единый реестр товарных знаков Союза. Никакого отдельного органа для его ведения создаваться не будет, все процедуры будут осуществлять национальные ведомства.
Географическое указание - новый объект интеллектуальных прав
Федеральным законом от 26.07.2019 № 230-ФЗ в ГК РФ был включен новый объект интеллектуальных прав - географическое указание (ГУ).
***
цитируем документ
Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.
Часть 1 ст. 1516 ГК РФ
***
М. Бурда отметил, что данный объект был включен в кодекс в целях расширения возможностей для правовой охраны региональных товаров. Кроме того, он отметил, что к данному объекту имеет смысл присмотреться, поскольку для регистрации ГУ установлены более простые требования по сравнению с регистрацией НМПТ.
При этом "Шуйское мыло" стало первым брендом, зарегистрировавшим географическое указание. Также в качестве ГУ зарегистрирована Ейская лечебная грязь.
Тренды в судебной практике в IP-сфере
Павел Садовский, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности/ТМТ АБ ЕПАМ, в рамках дискуссии представил наиболее важные для правоприменения тренды судебной практики, сформировавшиеся за последний год.
Он выделил четыре направления:
- прецеденты по принудительному лицензированию, впервые суды стали выдавать принудительные лицензии;
- развитие позиций постановления Пленума Верховного суда РФ № 10, в котором изложено много как материально-правовых, так и процессуальных позиций;
- новые подходы судов к взысканию убытков и компенсаций;
- новая практика по общеизвестным товарным знакам.
На некоторых из них он остановился подробнее.
Новая практика по общеизвестным товарным знакам
В качестве практикообразующих П. Садовский выделил дела, связанные с признанием общеизвестными товарных знаков "Доширак" и "Ролтон" (номера дел СИП-1099/2019, СИП-961/2019). Что касается товарного знака "Доширак", то его фактически признали, учитывая состоявшееся решение Суда по интеллектуальным правам и то, что ВС РФ не стал передавать дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. На что здесь стоит обратить внимание?
Суд по интеллектуальным правам сделал практикообразующий вывод о том, что при признании товарного знака общеизвестным следует учитывать не только то, что потребитель ассоциирует этот товарный знак с конкретным заявителем, а заявителем может быть, и иногда выступает, в том числе и иностранное юридическое лицо, находящееся в офшорной юрисдикции, название которого ни о чем потребителю не говорит, а также использование товарных знаков аффилированными с заявителем лицами, которые входят в одну группу компаний. Соответственно при признании товарного знака общеизвестным следует учитывать единый источник происхождения соответствующих товаров или услуг.
Будем надеяться, что это будет учитывать и Роспатент на начальной стадии, при рассмотрении заявлений о признании товарного знака общеизвестным.
Непредсказуемые компенсации и распределение судебных расходов при частичном удовлетворении иска
В настоящее время в судебной практике активно развиваются подходы, выраженные в постановлении Конституционного суда РФ от 24.07.2020 № 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", в котором были сделаны следующие выводы применительно к ответственности индивидуальных предпринимателей.
В случае взыскания компенсации на один товарный знак должна быть возможность снижения компенсации:
- если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком);
- правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
Тематика компенсации становится все более сложной и запутанной. П. Садовский отметил, что при возникновении споров по-прежнему сложно прогнозировать, в какой сумме, в какой части иск о взыскании компенсации будет удовлетворен судом. Он допустил, что, возможно, с принятием поправок в законодательство в части взыскания компенсации в двойном размере стоимости контрафактного товара будет чуть больше определенности (законопроект № 11000176-7).
П. Садовский обратил внимание на дело, касающееся распределения судебных расходов при частичном удовлетворении иска о взыскании компенсации.
В деле № А40-14914/2018 исковые требования были удовлетворены в размере 2% от заявленной суммы (100 000 руб. вместо 5 млн руб.). При этом суды взыскали с истца судебные расходы в размере 392 000 руб., что почти в четыре раза превысило размер компенсации. Верховный суд РФ с этим не согласился, указав, что такое распределение расходов "нивелирует саму по себе защиту интеллектуальных прав обладателя от нарушений их другими лицами (Определение СКЭС ВС РФ от 26.02.2020).
Плохая и хорошая новости для правообладателей при взыскании убытков
Здесь П. Садовский выделил дело № А34-5796/2016, спор по которому до сих пор продолжается. Речь идет о взыскании убытков в виде упущенной выгоды за нарушение исключительного права на полезную модель. В этом споре истец утверждает, что оппонент путем участия в конкурсных процедурах с предложением о реализации контрафактного товара лишил истца возможности рассчитывать на получение дохода.
Суд кассационной инстанции повторно отправлял это дело на новое рассмотрение, развивая различные подходы к применению п. 2 ст. 15 ГК РФ.
Эксперт обратил внимание на "плохую" и "хорошую" новости для истцов-правообладателей, вытекающих из этого дела, а именно:
- абзац 2 п. 2. ст. 15 ГК РФ следует толковать не буквально (упущенная выгода = доходы ответчика от нарушения), а ограничительно (Определение ВС РФ от 23.01.2018);
- упущенная выгода правообладателя в результате нарушения исключительного права "является обычным последствием и не требует доказывания" (постановление СИП от 08.09.2020).
Автор: Валентина Осипова.
Опубликовано: «ЭЖ-Юрист» №11 (1162) 2021 / https://www.eg-online.ru/article/434500/
